本文轉(zhuǎn)載自中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)

1988年，“巴布豆（BOBDOG）”卡通形象在日本誕生，1994年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，上海巴布豆兒童用品有限公司成立，后變更為巴布豆（中國(guó)）兒童用品有限公司（下稱(chēng)巴布豆中國(guó)公司）。2001年2月，隨著以“BABUDOG”形象為品牌核心的泉州市巴布豆兒童用品有限公司（下稱(chēng)泉州巴布豆公司）成立，兩家“巴布豆”因“BABUDOG及圖”商標(biāo)展開(kāi)激烈紛爭(zhēng)。近日，隨著北京市高級(jí)人民法院終審判決的作出，雙方糾紛有了新的進(jìn)展。

同一商標(biāo)頻頻招致紛爭(zhēng)

據(jù)了解，2017年2月9日，巴布豆中國(guó)公司對(duì)泉州巴布豆公司申請(qǐng)注冊(cè)的第1708658號(hào)“BABUDOG及圖”商標(biāo)（下稱(chēng)訴爭(zhēng)商標(biāo)，如圖）提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。實(shí)際上，早在2002年，訴爭(zhēng)商標(biāo)已引發(fā)了相關(guān)紛爭(zhēng)。

2000年11月1日，福建晉江萬(wàn)泰盛鞋服有限公司（下稱(chēng)萬(wàn)泰盛公司）提交了訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在牛皮、書(shū)包、傘、香腸腸衣等第18類(lèi)商品上。訴爭(zhēng)商標(biāo)初步審定公告后，上海巴布豆兒童用品有限公司于2002年1月提出異議，原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱(chēng)原商標(biāo)局）經(jīng)審理決定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。隨后，萬(wàn)泰盛公司向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱(chēng)原商評(píng)委）申請(qǐng)復(fù)審。2012年2月9日，原商評(píng)委作出復(fù)審決定，對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。2015年，訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至泉州巴布豆公司。

時(shí)隔5年后，巴布豆中國(guó)公司針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)與其第3387370號(hào)“巴布豆及圖”商標(biāo)（下稱(chēng)引證商標(biāo)一，如圖）及關(guān)聯(lián)公司巴布豆控股公司的第1434725號(hào)“LITTLE BOBDOG及圖”商標(biāo)（下稱(chēng)引證商標(biāo)二，如圖）構(gòu)成使用在同一種或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)；訴爭(zhēng)商標(biāo)與巴布豆中國(guó)公司在先享有著作權(quán)的卡通小狗作品（下稱(chēng)涉案作品，如圖）構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似，侵犯了其在先著作權(quán)。

據(jù)悉，引證商標(biāo)一由上海巴布豆兒童用品有限公司于2002年11月29日提交注冊(cè)申請(qǐng)，2004年8月28日被核準(zhǔn)注冊(cè)使用在錢(qián)包、傘、書(shū)包等第18類(lèi)商品上，2010年11月經(jīng)原商標(biāo)局核準(zhǔn)變更注冊(cè)人名義為巴布豆中國(guó)公司；引證商標(biāo)二由紅林股份有限公司于1999年5月10日提交注冊(cè)申請(qǐng)，2000年8月21日被核準(zhǔn)注冊(cè)使用在傘、書(shū)包等第18類(lèi)商品上，2009年8月經(jīng)原商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至巴布豆控股公司。

針對(duì)巴布豆中國(guó)公司就訴爭(zhēng)提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求，原商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為，引證商標(biāo)一的申請(qǐng)注冊(cè)日晚于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，不能成為訴爭(zhēng)商標(biāo)的在先權(quán)利障礙；訴爭(zhēng)商標(biāo)與巴布豆中國(guó)公司主張享有著作權(quán)的涉案作品在設(shè)計(jì)構(gòu)圖等方面有所差異，未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)未損害巴布豆中國(guó)公司的在先著作權(quán)。但是，訴爭(zhēng)商標(biāo)獨(dú)立識(shí)別圖形部分與引證商標(biāo)二顯著獨(dú)立識(shí)別的小狗圖形在表現(xiàn)手法、整體視覺(jué)印象等方面相近，且訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的書(shū)包、傘商品與引證商標(biāo)二核定使用的錢(qián)包、傘等商品在功能、用途等方面相近，訴爭(zhēng)商標(biāo)在上述商品上與引證商標(biāo)二構(gòu)成使用在同一種或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)；訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的牛皮等其他商品（下稱(chēng)復(fù)審商品）與引證商標(biāo)二核定使用商品不屬于同一種或類(lèi)似商品，訴爭(zhēng)商標(biāo)在復(fù)審商品上與引證商標(biāo)二未構(gòu)成使用在同一種或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。綜上，原商評(píng)委于2018年3月19日裁定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)在書(shū)包、傘商品上予以無(wú)效宣告，在復(fù)審商品上予以維持。

巴布豆中國(guó)公司不服原商評(píng)委所作裁定，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

權(quán)利沖突處理引發(fā)關(guān)注

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案作品整體上體現(xiàn)了設(shè)計(jì)者個(gè)人的選擇和判斷，具有獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)成著作權(quán)法中所規(guī)定的作品，巴布豆中國(guó)公司享有涉案作品的著作權(quán)；涉案作品在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前已經(jīng)公之于眾，且訴爭(zhēng)商標(biāo)原申請(qǐng)人萬(wàn)泰盛公司在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前有機(jī)會(huì)接觸到涉案作品；訴爭(zhēng)商標(biāo)圖形部分為卡通小狗形象，與涉案作品在頭部形狀、耳朵、眼睛、鼻子方面基本一致，僅在手部及嘴部形狀上有所區(qū)別，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。綜上，法院認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)損害了巴布豆中國(guó)公司對(duì)涉案作品享有的在先著作權(quán)。2019年9月2日，法院一審判決撤銷(xiāo)原商評(píng)委所作裁定，并判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（根據(jù)中央機(jī)構(gòu)改革部署，原商評(píng)委的相關(guān)職責(zé)由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局行使）重新作出審查裁定。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與泉州巴布豆公司不服一審判決，隨后向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。

北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案作品中的卡通小狗圖形具有一定的藝術(shù)美感，符合著作權(quán)法關(guān)于作品獨(dú)創(chuàng)性的要求，已構(gòu)成著作權(quán)法所保護(hù)的美術(shù)作品。向陽(yáng)株式會(huì)社系涉案作品的原始著作權(quán)人，雖然巴布豆中國(guó)公司受讓取得涉案作品的時(shí)間晚于訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，但其作為涉案作品的現(xiàn)權(quán)利人，有權(quán)提出該項(xiàng)主張。涉案作品在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前已經(jīng)公之于眾，訴爭(zhēng)商標(biāo)原申請(qǐng)人在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，有機(jī)會(huì)接觸到涉案作品。經(jīng)比對(duì)，訴爭(zhēng)商標(biāo)中的卡通小狗圖形在耳朵、眼睛及臉型等方面的設(shè)計(jì)、布局與涉案作品基本相同，故二者構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)損害了巴布豆中國(guó)公司對(duì)涉案作品享有的在先著作權(quán)。綜上，法院判決駁回國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與泉州巴布豆公司的上訴請(qǐng)求，維持一審判決。

“在商標(biāo)行政糾紛案件中，著作權(quán)和商標(biāo)權(quán)時(shí)常會(huì)發(fā)生沖突，雖然著作權(quán)和商標(biāo)權(quán)分別由不同的法律所規(guī)制，但著作權(quán)是自作品誕生之日則由權(quán)利人擁有，而商標(biāo)權(quán)需要由注冊(cè)產(chǎn)生，一旦某一主體將他人的作品拿去申請(qǐng)商標(biāo)，權(quán)利的沖突便會(huì)由此產(chǎn)生，即損害了他人現(xiàn)有的在先著作權(quán)。”上海邦信陽(yáng)中建中匯律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、律師戎朝介紹，該案中，法院明確了判斷商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否損害他人在先著作權(quán)時(shí)的考慮因素，即涉案作品構(gòu)成著作權(quán)法的保護(hù)客體、當(dāng)事人為涉案作品的著作權(quán)人或者利害關(guān)系人、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前有可能接觸涉案作品、訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志與涉案作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。該案不僅實(shí)現(xiàn)了個(gè)案正義，而且為同一類(lèi)型的案件樹(shù)立了標(biāo)桿，在司法層面明確了權(quán)利沖突的判斷標(biāo)準(zhǔn)，能夠有效地保障在先權(quán)利人的利益，也有助于進(jìn)一步規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)行為，減少惡意注冊(cè)、囤積商標(biāo)等行為的發(fā)生。

（王晶）